Att. Cansu YILDIRIM, Att. Mensur ÖGÜT
Introduction
Trademarks are signs consisting of all kinds of words, colors, numbers and shapes that are capable of distinguishing a good or service from other goods or services. The consumer forms his/her preferences for goods and services by trusting the experience of the trademark’s owner and the quality of the trademark, thanks to the distinctiveness of the trademark.
In Turkish law, trademarks are protected through Law No. 6769 on Industrial Property and the international agreements to which Turkey is a party. Typically, for a trademark to be protected, it needs to be registered in the Trademark Registry of the Turkish Patent and Trademark Office, covering the relevant goods and services. However, this registration only provides protection within the borders of Turkey, which can be insufficient for large-scale companies engaged in international business activities. This is where international agreements come into play to protect trademarks in countries outside of Turkey. The Madrid Protocol, in particular, serves this purpose by enabling international protection for trademarks.
Scope and Member Countries of the Madrid Protocol
The rights granted by trademark registration provide protection within the boundaries of the country where the registration is obtained. However, trademark owners may sometimes have the need to protect their trademarks in other countries as well. In this context, trademark owners have the option to use the national trademark registration system of the country they wish to protect their mark in or utilize certain international systems that offer protection.
One of the most significant international systems for providing trademark protection is the Madrid Protocol for the International Registration of Marks, to which Turkey became a party on January 1, 1999. The Madrid Protocol is an agreement that offers a framework for international trademark registration and is managed by the World Intellectual Property Organization (WIPO).
Under the Madrid Protocol, Turkish citizens, residents of Turkey, or individuals engaged in commercial or industrial activities in Turkey have the opportunity to protect their trademarks in 130 different countries[1] through an application made via the Turkish Patent and Trademark Office.
One of the most significant advantages provided by trademark registration applications under the Protocol is the ability to file a trademark registration application in multiple countries simultaneously with a single application. When making a registration application, the Protocol system offers the trademark owner the choice of 130 countries that have signed the Protocol. Moreover, this application is made using a single language and involves a single fee payment. Details regarding the fees can be found later in our document. Additionally, other processes such as changes in address, nature, title, owner changes, appointment, and dismissal of representatives can also be easily conducted through the system.
Registration Process
To secure protection within the WIPO[2] trademark registry, it is first and foremost necessary to have a registered trademark in one of the countries that are parties to the Madrid Protocol. In other words, the trademark must be “registered in the country of origin.” Within this framework, a trademark registered in Turkey can be protected in countries that are parties to the Madrid Protocol through a WIPO application.
Similarly, if a trademark is registered in a country that is a party to the Madrid Protocol, protection within the borders of Turkey can be achieved by applying to WIPO. However, it is crucial to note that each individual member state in which protection is sought must be specified in the application, and the associated fees must be paid. In other words, when applying for protection in one country through WIPO, it does not automatically protect the trademark in all countries.
The determination of trademark classes is also crucial. For example, if a trademark is registered in classes 3, 4, and 5 in Turkey, it can be requested to be protected in the same classes in another country. However, it is not mandatory to request protection for all registered classes. Applications can be made for only a few of the registered classes. For instance, a trademark registered in classes 3, 4, and 5 can be requested to be protected only in class 3 or in classes 3 and 4 when applying to WIPO.
Applications to WIPO are made through the office of origin. For example, if you wish to protect a trademark in Italy which is already registered in Turkey, the application is submitted to the Turkish Patent and Trademark Office for transmission to WIPO. Therefore, the fee for notifying the international trademark application to WIPO under the Madrid Protocol should be paid to the Turkish Patent and Trademark Office, while the fee for the international registration application under the Madrid System should be paid directly to WIPO.
The application fees for registration at WIPO vary depending on factors such as the countries where protection is sought, the number of classes, and whether the trademark is in color or black and white. These fees are calculated in Swiss Francs (CHF). Additionally, fees may differ from one country to another. For instance, if an application is made at WIPO and protection is sought in Italy, a payment of 460 CHF per class is required.
Moreover, in the case of a colored trademark, an additional fee of 903 CHF is necessary. Therefore, before determining the exact cost, it is essential to ascertain the content of the trademark and identify the countries and classes in which protection is desired. WIPO’s calculation tool, available on their website, should be used as the primary reference for this purpose.
Conclusion
Taking into account the establishment of trademark protection as of the date of the trademark application, it is imperative from both a legal and commercial perspective to expeditiously secure the registration of your trademark, followed by the pursuit of international protection in alignment with your business strategy. Failure to do so may result in significant and irreparable legal consequences.
Av. Cansu YILDIRIM, Av. Mensur ÖGÜT
Giriş
Marka, bir malı veya hizmeti diğer mal veya hizmetlerden ayıran her türlü kelime, renk, sayı ve şekillerden oluşan ayırt edici işaretlerdir. Tüketici, marka sahibinin deneyimine ve markanın kalitesine güvenerek markanın ayırt ediciliği sayesinde mal ve hizmet tercihlerini oluşturur.
Türk Hukukunda marka, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu sayesinde korunmaktadır. Markanın korunabilmesi için kural olarak ilgili mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde tutulan Marka Siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Fakat bu tescil yalnızca Türkiye sınırları dahilinde koruma sağlayacağı için özellikle uluslararası ticari faaliyetler yürüten büyük ölçekli şirketlerin markalarının korunması için yetersiz kalmaktadır. Bu noktada, Türkiye dışındaki ülkelerde de markanın korunması için uluslararası sözleşmeler devreye girmektir. Madrid Protokolü de tam olarak bu görevi üstlenmektedir.
Madrid Protokolü Kapsamı ve Taraf Ülkeler
Marka tescilinin marka sahibine sağladığı haklar, tescilin yapıldığı ülke sınırları içerisinde bir koruma sağlamaktadır. Ancak marka sahibi zaman zaman markasını diğer ülkelerde de koruma altına almak ihtiyacı duyabilir. Bu kapsamda marka sahibi koruma istediği ülkenin kendi ulusal marka tescil sistemini kullanabileceği gibi uluslararası koruma sağlayan belli başlı sistemleri de kullanabilmektedir.
Uluslararası koruma sağlayan tescil sistemlerinden en önemlisi ise Türkiye’nin de 1 Ocak 1999 tarihinde taraf olduğu Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü’dür. Madrid Protokolü, uluslararası marka tescili için bir çerçeve sunan bir anlaşmadır ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde yönetilmektedir.
Madrid Protokolü çerçevesinde Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla yapacakları başvuru ile markalarını 130 farklı ülkede koruma imkanına sahip olmaktadır.
Protokol çerçevesinde yapılan tescil başvurularının marka sahibine sağladığı en büyük avantaj ise tek bir başvuru ile birçok ülkede aynı anda marka tescil başvurusunun yapılabilmesidir. Tescil başvurusu yapılırken sistem Protokolü imzalamış 130 ülke için marka sahibine seçim imkanı sağlamaktadır. Üstelik bu başvuru tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücret ödenerek yapılmaktadır. Ücretlere ilişkin detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz. Ayrıca adres, nev’i, unvan, sahip değişikliği, vekil atama ve azletme gibi diğer işlemler de yine oldukça basit bir şekilde sistem üzerinden yapılabilmektedir.
Tescil Süreci
WIPO nezdinde tutulan sicil kapsamında koruma sağlaması için her şeyden önce Madrid Protokolüne taraf ülkelerden birinde tescilli bir markanın bulunması gerekir. Başka bir ifadeyle “markanın menşe ülkede tescilli olması” gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de tescilli bir markanın WIPO başvurusu ile Madrid Protokolü’ne taraf ülkelerde korunması sağlanabilir.
Benzer şekilde, Madrid Protokolü’ne taraf bir ülkede tescilli bir markanın olması halinde, WIPO’ya başvuru yapılarak Türkiye sınırlarında koruma sağlanması da mümkündür. Bununla birlikte, başvuruda korunma talep edilen her bir taraf devletin ayrı ayrı belirtilmesi ve ücretlerin ödenmesi gerekir. Başka bir ifade ile, WIPO’ya bir ülke kapsamında koruma için başvurulduğunda tüm ülkeler nezdinde marka korunur hale gelmez.
Sınıfların belirlenmesi de önem arz etmektedir. Örneğin Türkiye’de 3., 4., 5. sınıfta tescilli bir markanın, başka taraf ülkede yine bu sınıflarda korunması talep edilebilir. Fakat tescil edilmiş tüm sınıflar için koruma talep edilmesi zorunlu değildir. Tescil edilen sınıflardan birkaçı için de başvuru yapılabilir. Örneğin 3., 4. ve 5. sınıflarda tescilli bir markanının WIPO nezdinde sadece 3. sınıfta korunması veya 3. ve 4. sınıfta korunması da talep edilebilir.
WIPO’ya başvuru menşe ofis vasıtasıyla yapılır. Örneğin, Türkiye’de tescilli bir markanın İtalya’da korunması için başvuru WIPO’ya iletilmek üzere Türk Marka ve Patent Kurumu’na yapılır. Bu nedenle Kurum’a Madrid Protokolü uyarınca uluslararası marka başvurusunun WIPO’ya bildirilmesi ücreti, WIPO’ya ise Madrid Sistemi kapsamında uluslararası tescil başvurusu ücreti ödenmelidir.
WIPO nezdinde tescil başvuru ücretleri hangi ülkede/ülkelerde koruma talep edildiği, sınıf sayısı ve markanın renkli, siyah-beyaz oluşu gibi nedenlerle değişmektedir. Ücretler CHF (İsviçre Frangı) cinsinden hesaplanmaktadır. Ayrıca ücretler ülkeden ülkeye değişmektedir.
Örneğin WIPO nezdinde başvuru yapılıp İtalya’da koruma talep edilirse sınıf başına 460 CHF ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, markanın renkli olması halinde 903 CHF ek ödeme yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda net bir ücret belirlemeden önce markanın içeriğinin tespiti, hangi ülkelerde ve hangi sınıflarda korunma istendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda temel kaynak olarak WIPO’nun sitesinde yer alan hesaplama aracı esas alınmalıdır.
Sonuç
Markanın korunmasının tescil başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle sağlandığı göz önünde bulundurularak, kullanmakta olduğunuz markanın geciktirilmeden tescil edilmesi ve akabinde iş planınıza göre uluslararası koruma talep edilmesi hukuki ve ticari açıdan menfaatlerinizin korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Aksi halde ciddi ve geri dönülemez hak kayıplarının yaşanması muhtemeldir.